Чтобы правильно выбрать стратегию защиты своих прав на товарный знак и своевременно ее реализовать на практике, нужно иметь четкое представление о механизмах его правовой охраны.
Количество конфликтов вокруг товарных знаков продолжает стремительно расти. Это связано с увеличением в геометрической прогрессии числа зарегистрированных знаков (сегодня в Украине их число приближается к 60 тысячам), а также незарегистрированных обозначений, используемых для индивидуализации товаров и услуг. Рынок торговых марок становится все более тесным, что приводит к росту конкуренции между их владельцами. Эта тенденция распространяется и на другие объекты интеллектуальной собственности: фирменные наименования, промышленные образцы, наименования доменов, объекты авторского права, права на которые часто пересекаются с правами на торговые марки. Как следствие, возникает конфликт, разрешить который можно только в судебном порядке. Зачастую такие конфликты растягиваются на годы. Поэтому цель и смысл организации эффективной правовой охраны товарного знака — обретение исключительного права на его использование. А в случае несанкционированного использования — иметь возможность быстро и эффективно прекратить нарушение своих прав и при необходимости получить с нарушителя компенсацию за причиненный вред.
«Так не доставайся же ты никому!»
Уже не одна известная марка потеряла ведущие позиции на украинском рынке. Причина — несанкционированное использование третьими лицами и споры, кому же она все-таки принадлежит. Часто такие конфликты разрешаются по принципу: «Так не доставайся же ты никому!». Ответчик подает иск об отмене регистрации товарного знака. И если ему удается доказать, что зарегистрированное обозначение не отвечает условиям предоставления правовой охраны, свидетельство на знак признается недействительным. А экс-торговая марка становится доступной для всеобщего пользования.
Это можно наглядно проиллюстрировать на примере как отечественного, так и российского опыта. В частности, общеизвестны нашумевшие с 1999 г. споры за марку пива «Жигулевское», которые в результате привели к резкому падению ее доли на российском рынке. Еще один пример: более «крепкий» знак — торговая марка водки «Гжелка», которая, по мнению аналитиков, уже навсегда ушла с первой строчки алкогольных рейтингов из-за выяснения прав собственности между ТПГ «Кристалл» и петербургским ЗАО «Ливиз». Между тем еще в 2003 г. «Гжелка» уверенно занимала первое место по продажам водки в России. В 2004 г. на нее уже приходилось около 4,3% водочного рынка, а в начале 2005 г., по информации компании «Бизнес-Аналитика», — всего 2,6% (источник: RBC Daily).
Появился и другой вариант «размывания» торговой марки: регистрация знаков, включающих чужую марку и свое фирменное наименование. И никакого введения в заблуждение относительно производителя товара или услуги. Зарегистрированное обозначение прямо указывает, кто производит данный товар или предоставляет услугу. Например, на рубеже веков в многолетних судебных баталиях оспаривалась регистрация товарного знака «Валидол». Конфликтующими сторонами стали первый производитель известного лекарства ОАО «Фармак» (в свое время был единственным в Союзе производителем действующего вещества препарата и владельцем свидетельства Украины на знак для товаров и услуг «Валидол») и ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (первый производитель таблеток валидола). Судебные споры закончились в пользу правовладельца: свидетельство на знак осталось в силе, а «Фармацевтическая фирма «Дарница» продолжала использовать знак по праву преждепользования, обретенного ею до его регистрации в Украине на имя ОАО «Фармак».
Однако сначала «преждепользователь», затем лицензиат, а потом и другие производители зарегистрировали на свое имя товарные знаки, состоящие из слова «валидол» и своего коммерческого наименования. Например, «Валидол-Лугал», «Валидол Печаевский Натур» + изобразительный элемент». Что это, если не компромисс? Ведь знак постепенно утрачивает свое основное свойство — различительную способность. Зато формально остается «жив».
Среди других примеров отечественной правоприменительной практики начала ХХI века можно выделить судебные споры о защите прав на торговые марки «Миргородская», «Лужанская», «Трускавецкая», «Медвежья кровь», «Бычья кровь», «Суперлото», «Европа плюс», «Аспирин», «Корвалол», «Ротокан», «Реналган», Buoncaffe, «Кримсект», «Советское шампанское», «Тая», «На березових бруньках», каждая из которых имеет свою изюминку. В то же время при рассмотрении этих споров так или иначе звучал вопрос об охраноспособности данных обозначений. И тот или иной правообладатель из истца превращался в ответчика. Постараемся выделить наиболее интересные особенности некоторых процессов, не перебирая на себя функции суда и не решая извечный вопрос «кто виноват?». Проследим некоторые намечающиеся тенденции рассмотрения споров в данной области (обобщающие моменты современной правоприменительной практики были приведены в статье «Создать и защитить», размещенной в «&» №5 за 2006 год). Для этого остановимся на наиболее ярких примерах судебных споров о торговых марках.
«И Родина щедро поила меня березовым…»
«Українська березова особлива (на бруньках)» — продукт куда более известный современному украинскому потребителю, чем устаревший сок из давно забытой песни.
Однако, выпустив очередную растительную настойку, ведущий отечественный производитель — компания Nemiroff — в качестве одного из «атрибутов» успеха получила иск от компании «Союз-Виктан» о защите прав на знак для товаров и услуг «На березових бруньках» (свидетельство Украины №44318 от 15.10.2004 г.) и прекращении недобросовестной конкуренции. Компания Nemiroff использовала в своей деятельности торговые названия водок «Березова на бруньках» и «Українська березова особлива (на бруньках)», которые, по мнению истца, являются имитацией его товарного знака. Сегодня вопрос коллизии прав на указанные обозначения стал предметом спора, рассматриваемого Хозяйственным судом г. Киева.
Но, прежде чем перейти к анализу наиболее интересных аспектов этого дела, позволим себе задать «риторический» вопрос. Почему отечественный водочный производитель №1 — компания Nemiroff — не предугадала возможные последствия монополизации ООО «Фирма «Союз-Виктан Лтд.» этого видового обозначения? Причем сразу же после публикации данных о регистрации товарного знака «На березових бруньках». Хотя могла опротестовать данное решение как противоречащее установленным законом критериям предоставления правовой охраны обозначению. Да, защищаясь, она подала встречный иск о признании регистрации товарного знака «На березових бруньках» недействительной и выступает с публичными заявлениями о своей несомненной победе. Но пока вопросы охраноспособности знака становятся предметом исследований судебных экспертиз, большим успехом компании Nemiroff будет минимизация их количества. Собственно, пока назначена одна экспертиза. Но опыт позволяет предположить, что еще ни один судебный эксперт примет участие в процессе установления фактических данных, касающихся охраноспособности обозначения «На березових бруньках».
Берестяная грамота
В качестве одного из доказательств обоснованности своих исковых требований о пресечении недобросовестной конкуренции со стороны Nemiroff компания «Союз-Виктан» предоставила заключение специалиста по исследованию объектов интеллектуальной собственности (которое ведущие СМИ поспешили назвать «заключением судебной экспертизы»). Первоначально специальные знания были применены в этом деле не в виде судебной экспертизы, которую назначает суд, а в форме специального исследования, заказанного «Союз-Виктаном». В запросе для разъяснения специалиста были поставлены, в частности, следующие вопросы:
1. Является ли обозначение «Березова (на бруньках)» схожим настолько, что его можно спутать с торговой маркой «На березових бруньках» (свидетельство Украины №44318)?
2. Аналогично специалисту предлагалось провести анализ сходства березовых сережек на этикетках.
3. Можно ли считать, что этикетка водки Nemiroff «Українська березова особлива (на бруньках)» является имитацией этикетки водки «Союз-Виктан На березових бруньках»? (сугубо правовой вопрос)…
…6. Имеется ли вероятность смешивания потребителем водки «Союз-Виктан На березових бруньках» с водкой Nemiroff «Українська березова особлива (на бруньках)»?
На неискушенный взгляд «полнота и объективность» исследования и, соответственно, обоснованность сделанных выводов не вызывают ни малейших сомнений.
Вот только вопрос: что с чем сравнивать? Корректно ли с момента регистрации знака «На березових бруньках» (свидетельство Украины №44318) считать все три входящие в его состав лексические единицы, равно как и любое произвольное изображение коры, почек и листиков березы, а также соответствующую цветовую гамму исключительной собственностью фирмы «Союз-Виктан»? И можно ли расценивать использование их производных как имитацию ее знака и этикетки и, следовательно, «паразитирование на ее репутации»? Именно такую правовую оценку действиям компании Nemiroff дал в своем заключении специалист.
В исследовании делается ссылка на тот факт, что обозначение «На березових бруньках» зарегистрировано как товарный знак и в Российской Федерации (свидетельство РФ № 270924 от 28.06.2004 г.). Но имеется существенный нюанс: в русском языке имеется только слово «почки», поэтому для россиян слово «бруньки» действительно является фантазийным и, стало быть, охраноспособным. Соответственно, любые его производные можно считать использованием знака.
Возникают также следующие вопросы:
• что и каким цветом нужно нарисовать на этикетке березовой настойки, чтобы ее не сочли имитацией этикетки такой же настойки другого производителя. При этом, учитывая, что их коммерческие названия, логотипы и реквизиты на этикетках указаны и существенно отличаются друг от друга?
• в какой мере словосочетание «на березових бруньках» или его элементы являются настолько неожиданными и оригинальными, что иные произвольные сочетания тех же лексических единиц заведомо будут считаться его имитацией (специалист подсчитал даже степень этой «имитации» — 85%) и «паразитированием» одной компании на деловой репутации другой?
Важно заметить, что рецептура водки «Союз-Виктан» запатентована и включает в себя зерновой спирт, настоянный на березовых почках, зверобое и тмине. Однако патентная охрана состава продукта никак не влияет на охраноспособность его названия. Поэтому, руководствуясь ст. 6 Парижской конвенции об охране промышленной собственности и ч. 2 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», 24 июня 2005 г. Nemiroff подал встречный иск о признании недействительным свидетельства №44318 на знак для товаров и услуг «На березових бруньках» от 15.10.2004 г., выданного ООО «Фирма «Союз-Виктан Лтд.». Мотивация: словосочетание «на березових бруньках» является описательным по отношению к такому виду товара, как водка, т. к. прямо указывает на состав продукта (практически спиртовая настойка на березовых почках — известное народное средство, упоминающееся еще в словаре В. Даля как «березовка», «березуха»). Для определения, распространяется ли на данное обозначение действие того или иного критерия предоставления правовой охраны, уже назначена судебная экспертиза. Доля предсказуемости ее результата невелика.
До последней капли крови. «Медвежьей»
Еще одним предметом споров между отечественными производителями вот уже несколько лет является известная торговая марка вина «Медвежья кровь». Остановимся лишь на некоторых наиболее примечательных аспектах хозяйственного дела №12/125 по иску ЗАО «Ф» о признании недействительным свидетельства Украины на знак для товаров и услуг № 25529 «Медвежья кровь», зарегистрированного на имя ООО «В». ООО «В» подало к ЗАО «Ф» встречный иск. В нем, в частности, просило суд признать действия ЗАО «Ф» по использованию обозначения «Медвежья кровь» недобросовестной конкуренцией. А также обязать ЗАО «Ф» прекратить нарушение прав владельца свидетельства Украины №10930 на знак для товаров и услуг «Ведмежа кров».
Для разрешения дела по сути необходимо было выяснить, кому принадлежит приоритет на использование обозначений «Медвежья кровь» и «Ведмежа кров» в Украине. Для этого требовалось установить, кто именно, когда и при каких обстоятельствах первым в Украине начал использовать в своей хозяйственной деятельности данные обозначения. Следует заметить, что фантазийное по отношению к такому виду товара, как вино, обозначение «Медвежья кровь», изначально обладало различительной способностью и было очень сильным знаком. Но «пришло» оно к нам из Болгарии и является переводом словосочетания болгарской марки вина «Мєча кръв», которую производители почему-то не позаботились защитить в Украине.
Противоречивые выводы эксперта, исследовавшего вопрос сходства обозначения «Медвежья кровь» на этикетках, позволили суду назначить повторную экспертизу.
В процессе рассмотрения этого дела Хозяйственным судом г. Киева было установлено, что обозначение «Медвежья кровь» как объект интеллектуальной собственности имеет кумулятивную охрану: в качестве знака для товаров и услуг, объекта права на защиту от недобросовестной конкуренции и дополнительную охрану авторским правом произведения «Технические условия ТУ №ХХХ», подтверждающего приоритет ООО «В» на данное обозначение с 1996 г. Наличие приоритета на использование обозначений «Медвежья кровь» и «Ведмежа кров» предоставляет ООО «В» право на защиту от недобросовестной конкуренции (в соответствии со ст.ст. 1 и 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» и ст.ст. 16 и 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» — на основании свидетельств Украины №№ 10930 и 14095 на знаки для товаров и услуг). Надо заметить, что это было одно из первых дел данной категории, которое рассматривалось в судебном, а не в административном порядке. Нормами международных договоров, которые заключила и ратифицировала Украина, «защита от недобросовестной конкуренции» признана объектом интеллектуальной (промышленной) собственности. Поэтому споры о нарушении прав на подобный объект могут быть отнесены к подсудности и рассматриваться хозяйственным судом по месту совершения нарушения.
Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил встречный иск ООО «В» полностью. В частности, действия ЗАО «Ф» по использованию обозначения «Медвежья кровь» без разрешения ООО «В» (что может привести к смешению с его деятельностью) были признаны судом недобросовестной конкуренцией. ЗАО «Ф» было запрещено использовать без разрешения ООО «В» обозначение «Медвежья кровь» («Ведмежа кров») в любой форме в печатной и другой продукции, а также в любой другой деятельности общества. Постановлением Киевского апелляционного суда данное решение оставлено в силе.
По второму кругу
ЗАО «Ф» обжаловало судебные решения первых двух инстанций в Высшем хозяйственном суде. Пересматривая это дело, кассационная инстанция пришла к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения кассационной жалобы. В частности, одним из таких оснований было наличие противоречивых выводов в заключении судебного эксперта, исследовавшего вопрос сходства обозначения «Медвежья кровь» на этикетке вина ЗАО «Ф» с товарным знаком в свидетельстве Украины от 30.10.1998 г. №10930. Эксперт пришел к такому выводу: «Словесное обозначение «Медвежья кровь», выполненное стандартным шрифтом, является схожим настолько, что его можно спутать со словесным элементом «Медвежья кровь» знака для товаров и услуг по свидетельству Украины №10930. В то же время знак в виде словесного обозначения «Медвежья кровь» и комбинированный знак в виде этикетки по свидетельству №10930 не являются схожими до степени смешения, поскольку словесный элемент «Медвежья кровь» не влияет на общее восприятие потребителем знака по свидетельству №10930». Наличие подобных противоречий служит основанием для назначения повторной экспертизы, которую суд первой инстанции почему-то не назначил.
В соответствии с ч. 2 ст. 1117 Хозяйственного процессуального кодекса кассационная инстанция не имеет права:
• устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении хозяйственного суда или отклонены им;
• решать вопрос о достоверности того или иного доказательства, о преимуществе одних доказательств над другими;
• собирать новые доказательства или дополнительно проверять доказательства.
Учитывая изложенное, Высший хозяйственный суд судебные решения местного и апелляционного хозяйственных судов по делу отменил, а дело передал на новое рассмотрение в хозяйственный суд первой инстанции.
Несмотря на отдельные недостатки, судебный порядок защиты прав на торговые марки на сегодня достаточно эффективен и продолжает совершенствоваться. Уровень отечественных действующих нормативно-правовых актов уже соответствует европейским стандартам. И научиться ими пользоваться компании (руководители многих из которых десятилетиями признавали только один вид права — «телефонное») рано или поздно заставит жизнь. Тем более что есть только один залог успешного преодоления существующих проблем защиты прав интеллектуальной собственности — четкое представление о механизмах их реализации, а также умение не только правильно выбрать стратегию защиты своих прав, но и своевременно ее реализовать на практике. Ведь, как сказал Гилберт Кит Честертон, «падать можно под бесконечным количеством углов, а стоять — только под одним».
Приоритет на национальное достояние Споры за известные «алкогольные» названия возникают не только между производителями соответствующих товаров, но и целыми государствами. Так, более 20 лет продолжался спор стран Европейского Союза с США об использовании названий традиционных европейских сортов вин и, наконец, завершился подписанием соглашения. Согласно этому документу, по информации Times, американские производители берут на себя обязательство постепенно сократить, а затем и полностью прекратить использование 17 наименований своих вин, включая «шампанское», «бургундское», «кьянти», «шабли», «мадера», «сотерн», «токай». На первом этапе соглашения в США будут приняты законы, запрещающие американским виноделам рекламировать любые новые продукты со ссылкой на названия таких марок. На втором этапе Соединенные Штаты должны полностью отказаться от любого их использования. Переходный период составит три года, в течение которых американские производители смогут использовать на бутылках традиционные европейские обозначения, включая vintage (марочное), classic (традиционное), ruby (красное) и superior (высшего качества). Затем они также уйдут с рынка США. Не менее интересная ситуация может сложиться с исконно популярным у нас продуктом — водкой. Из школьного курса химии известно, что оптимальную пропорцию воды и спирта 60 : 40 обосновал великий русский химик Дмитрий Менделеев. Поэтому не зря мэр Москвы Ю. Лужков озабочен тем, что Россия до сих пор не заявила о своих правах и приоритете на товарный знак «водка» (по информации агентства «Интерфакс», об этом он сказал, выступая на церемонии открытия экспозиции «История национальных напитков» на Красной площади). «Царица доказательств» Поскольку судебная экспертиза стала неотъемлемой частью рассмотрения споров о защите прав на знаки для товаров и услуг, остановимся на этом понятии подробнее. Согласно определению ст. 1 Закона «О судебной экспертизе» (от 25 февраля 1994 г. №4038-XII), судебная экспертиза — это «исследование экспертом на основе специальных знаний материальных объектов, явлений и процессов, содержащих информацию об обстоятельствах дела, находящегося в производстве органов дознания, досудебного следствия или суда». Таким образом, судебные экспертизы назначаются в случаях, если для решения вопросов в деле необходимы специальные знания (то есть те, что не являются общеизвестными). Поэтому, согласно требованиям процессуального законодательства (ст. 41 Хозяйственного процессуального кодекса), для разъяснения вопросов, требующих применения специальных знаний, хозяйственный суд должен назначить соответствующую судебную экспертизу. Здесь следует особо отметить разработанные Высшим хозяйственным судом нормативные акты, с введением которых была значительно повышена эффективность экспертного обеспечения правосудия. Применительно к теме данной статьи это прежде всего рекомендации президиума Высшего хозяйственного суда от 29.03.2005 г. №04-5/76 «О некоторых вопросах практики назначения судебных экспертиз в делах по спорам, связанным с защитой права интеллектуальной собственности». Квинтэссенция этого документа — положение о том, что судебная экспертиза должна назначаться только для установления данных, которые входят в предмет доказывания в деле, и не может касаться толкования и применения правовых норм. То есть хозяйственные суды не должны ставить перед экспертом вопросы сугубо правового характера (например, переносить на его ответственность решение вопроса о соответствии зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны или же вопроса о том, является ли сходное с товарным знаком обозначение его имитацией, а действия его владельца — недобросовестной конкуренцией). Это обусловлено процессуальным статусом участников процесса: судебный эксперт является носителем специальных знаний (его основная обязанность — проведение полного и объективного исследования для установления определенного факта), а судья — правовых, поэтому вопрос относительно толкования и применения законодательных норм — прерогатива последнего. Однако не все так просто: с увеличением количества аттестованных экспертов и экспертных ведомств растет и количество повторных экспертиз по одним и тем же вопросам. Причем выводы их бывают диаметрально противоположными, а иногда просто являются самопозиционированием: есть, дескать, и такое мнение — давайте поспорим. Не стоит забывать, что заключение судебной экспертизы — одно из доказательств по делу, которое суд оценивает по своему внутреннему убеждению и которое не имеет наперед установленной силы. И успехом стороны по делу (а заодно и показателем компетентности ее представителя) будет «минимизация» количества попыток установить фактические данные, касающиеся предмета спора и при этом обосновывающие ее правовую позицию.